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金牌自拍杆的专利神话不可复制!源德盛伸缩杆专利被无效始末。(原文转自百科君的IP杂谈)

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发表于 2022-1-14 09:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]王启胜 百科君的IP杂谈  [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]2022-01-14 07:43
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#专利无效[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]25个



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近年来,源德盛公司拿着“无效不掉”的金奖自拍杆专利进行批量维权,一时间成为业界神话。

同时,源德盛公司的另一件实用新型专利——201620605849.6一种伸缩杆,也在全国范围提起批量诉讼,似乎有复制“神话”的趋势。

但是,神话终究不可复制!

2022年01月04日,一种伸缩杆的实用新型专利被国家知识产权局宣告全部无效。
无效宣告决定书首页

国知局采纳的无效理由和证据,来自第一请求人西屋环境电器(江苏)有限公司,而该案第一请求人的代理人是广东鹏杰律师事务所王启胜律师。

王律师从事知识产权法律服务十余年,具有丰富的专利诉讼和专利代理经验。今天,王律师将代理本案应诉和无效的经验分享给大家,以供探讨。



一、遭专利诉讼“明星”公司源德盛起诉

在专利诉讼领域,源德盛公司可谓明星公司,其拥有的实用新型专利“201420522729.0一种一体式自拍装置”号称“无效不掉的专利”,历经30次无效请求,仍然被维持专利权有效,更是在2018年被国家知识产权局和世界知识产权组织授予第二十届中国专利奖金奖。源德盛公司凭借该自拍装置专利起诉了众多公司和个人,获得了金额可观的赔偿之后,进一步推动知识产权布局,名下申请多项专利并积极进行专利维权。

早在2016年,源德盛公司就对一种伸缩杆申请了实用新型专利(201620605849.6一种伸缩杆),并在2017年获得授权,但其并未在授权后立即开启专利诉讼工作,直至2020年底,源德盛公司用该伸缩杆专利一举在全国范围内起诉众多公司和个人,由于伸缩杆应用领域广泛,被起诉的公司和个人涉及多个品类的小家电生产、销售,如:自拍杆、可升降风扇、伸缩支架等。

2021年03月14日,西屋环境电器(江苏)有限公司通过同行介绍联系到我,他们销售的折叠风扇使用了伸缩杆部件,被源德盛公司起诉到南京市中级人民法院(案号:(2021)苏01民初105号),当时案件已经过了十五天的答辩期,但是在查看了原告的全部起诉材料后,我认为本案存在一定的胜诉可能,接受了西屋环境公司的委托。

二、原告未提交评价报告,初见端倪

原告的起诉材料包括下列证据:1、伸缩杆专利证书;2、国家知识产权局于2019年04月18日作出的第39920号无效宣告请求审查决定书;3、网购侵权产品的公证书;4、公证费发票。通过分析我发现,原告并没有提交其实用新型专利权评价报告。

经验丰富的专利律师都知道,在我国现行的专利审查制度中,实用新型专利授权未经过实质审查,因此授权后的权利状态并不稳定,而专利权评价报告可以为法院考量实用新型专利权的效力稳定性提供参考,因此侵害实用新型专利权纠纷中原告均会将专利权评价报告作为证据提交。源德盛公司并未提交该报告,其中必有蹊跷。

通过查询国知局网站,我发现涉案专利的专利权评价报告显示其全部权利要求不具有创造性。原告虽曾因不服而申请复核,但复核决定仍旧维持了评价报告的结论。这是原告在起诉证据中未提供评价报告的原因,我也据此初步判断原告的专利权不太稳定。

然而,原告提交了国知局于2019年04月18日作出的第39920号无效决定书作为证据,该无效决定书维持了修改后的权利要求全部有效,即虽然专利权评价报告显示原告专利的全部权利要求均不具有创造性,但是当时的无效请求人并没有全部无效其权利要求,因此专利权评价报告的结论是否正确值得商榷。

三、我方分析检索,再提无效

接受被告西屋环境公司的委托时,已过15天答辩期,时间非常紧迫,因此我和团队律师快速制定出应对方案,一方面我们详细分析被诉侵权产品的技术内容和工作原理,找出与原告专利权利要求技术方案的区别点,另一方面我们在全球范围内检索证据,准备对原告专利再次提起无效。

在检索分析的过程中,我发现之前曾有公司对原告专利提起无效请求,使用的正是专利权评价报告中的证据,但是在无效的过程中,原告对权利要求书进行了修改,将原权利要求2、3合并到原权利要求1中形成新的权利要求1,而评价报告中的证据并未公开原权利要求2、3的技术特征,因此使得之前的无效请求人未能成功无效原告的专利。同时,由于权利要求1发生了变化,评价报告中的证据也无法再次使用,因此只能再次检索新的证据。

2019年无效宣告决定

在经过艰辛的检索后,我们最终找到一件日本专利(公告号JP昭和5444366U多段伸缩管)以及一件中国专利(申请公布号CN104595310A一种伸缩锁紧装置),经过分析,上述两件专利结合公知常识有希望将原告专利的权利要求全部无效。因此,我们迅速根据新证据撰写无效宣告请求的理由,并于2021年3月22日向国知局提起无效宣告(案件编号:5W123495)。

四、无效过程,并不轻松

国知局受理我方代理西屋环境公司提出的无效请求后,于2021年6月7日发送了无效宣告请求口头审理通知书,告知我方远程口头审理将于2021年7月16日9时举行。然而在原定口审前四天,主审员突然电话通知我2021年7月16日的口审延期,理由是该专利的无效请求人目前有四家,需要合并在一起到北京现场审理,我询问大概延期多久,主审员回复称延期至2021年8月份。

到2021年8月17日,我始终未收到口头审理通知书,于是主动电话联系主审员,主审员回复说由于该专利的无效请求人还在增加,可能延期至2021年10月或12月,并且告知我届时能否审理还需考虑疫情因素,若疫情不稳定可能会继续延期。

在主审员多次推迟口审期间,源德盛公司起诉的其他被告部分已迫于压力与原告和解并赔偿,另有部分被告收到败诉判决,形势对我方委托人极为不利。为了维护委托人的利益,我与国知局进行了多次交涉,国知局才定于2021年10月18日举行远程线上口头审理,其他五个无效请求人的口头审理也在2021年10月份陆续举行。

在2021年10月18日进行的口头审理中,专利权人委托了多位专利代理师出庭,双方抗辩十分激烈,原告在2019年第5W116131号无效宣告程序修改并获得维持的权利要求书如下:
1.   一种伸缩杆,包括至少两节同轴套接的大伸缩节(1)及小伸缩节(2),所述小伸缩节(2)的后端固定有定位件(3),其特征在于:所述定位件(3)包括与所述小伸缩节(2)外壁面相贴合的基面(31)以及突出于所述基面(31)的弧形鼓面(32),所述弧形鼓面(32)抵靠所述大伸缩节(1)的内壁面;所述定位件(3)包括两个弧形鼓面(32)及一个基面(31),所述基面(31)位于所述定位件(3)的中部,所述弧形鼓面(32)位于所述定位件(3)的两端;所述定位件(3)两端部均设有收窄部(33),所述定位件(3)一端的收窄部(33)设有朝向所述小伸缩节(2)的凸台(35)。
2.根据权利要求1所述的伸缩杆,其特征在于:包括两片定位件(3),该两片定位件(3)对称设置于所述小伸缩节(2)的外壁面上。

3.根据权利要求2所述的伸缩杆,其特征在于:所述大伸缩节(1)前端的内壁面固定有一限位套(4),所述限位套(4)用于和所述定位件(3)互相阻挡。

原告专利图1
原告专利图2

而我方提交的主要证据是:
证据1、前述公告号JP昭和5444366U的日本专利;
证据2、前述申请公布号为CN104595310A的中国专利。

口审当日的主要争议焦点是:1、专利权人认为涉案专利设置两个弧形鼓面使定位件的结构更强,证据1只是为了增加摩擦力,两者从结构和作用上都不相同;2、涉案专利的凸台具有预定位的作用,虽然证据2的限位部与涉案专利的凸台结构相同,但其是阻挡作用,因此证据2没有公开涉案专利的凸台。

我方证据1附图

我方证据2附图

而合议组在无效宣告决定书中支持了我方的全部反驳意见,具体为:

(1)本案中根据涉案专利说明书第0019段记载的“由于所述弧形鼓面…,由弹性变形产生的弹力使得小伸缩节与大伸缩节之间具有足够的定位摩擦力”可知,涉案专利的弧形鼓面与证据1的中央部均具有增加定位摩擦力的作用,在增加到两个弧形鼓面是显而易见的情况下,提高定位件本身强度是本领域技术人员可以预知的技术效果,不具有实质性特点;

(2)证据2的限位部虽然只记载了阻挡作用,与涉案专利记载的“预定位”作用不同,但是根据涉案专利说明书第0021段记载的“凸台抵靠于小伸缩节2的端部”可知,涉案专利的凸台客观上也具有阻挡作用,而证据2在安装过程中也可以利用限位部实现预定位的作用,因此证据2的限位部与涉案专利的凸台在结构和作用上均是相同的。

五、诉讼、无效均传捷报

在代理西屋环境公司的同时,我接受了另一位被告吴庆中的委托,其被源德盛公司以侵害实用新型专利权为由起诉至长沙市中级人民法院(案号:(2021)湘01知民初123号)。在诉讼过程中,我及时将代理西屋环境公司提起无效的无效理由和证据以及国知局的无效宣告受理通知书提交给审理法官。

法官在查阅我提交的材料后,于2021年05月10日,作出裁定驳回了原告的起诉,具体理由为:国家知识产权局出具专利权评价报告认定涉案专利全部权利要求不具备专利法要求的创造性,且复核意见书中维持了原评价报告的结论。且案外人西屋环境(江苏)有限公司于2021年3月22日对涉案专利提起了无效宣告申请(案号:5W123495),国家知识产权局于2021年4月15日已经受理该申请。综合考虑上述事实,本院认为,涉案实用新型专利权现并非处于稳定状态。

因此,长沙中院为维护双方当事人的合法权益,从公平角度出发,裁定驳回了源德盛塑胶电子(深圳)有限公司的起诉。

长沙中院的这份裁定书作出后,其他法院大部分都中止了诉讼。然而在西屋环境公司的诉讼案件中,由于时间紧迫,我未能在开庭前向南京市中级人民法院提交无效宣告受理通知书,因此南京中院并未裁定中止审理,并于2021年3月23日如期开庭。

因在开庭前已经做了充足的工作,庭审时我向法官详细阐述了被诉侵权产品与原告专利权利要求的技术方案的区别点。庭审之后,主审法官认为我方提供的无效理由和证据确实充分,也并未作出判决,在此向南京中院的卢山法官点赞。

2022年01月07日,我正式收到国知局邮寄的纸质无效宣告请求决定书,宣告原告专利全部无效,这一专利无效案件终于暂时告一段落。之后我及时联系南京中院的卢山法官,获知专利无效结果出来后原告已主动向法院申请撤诉。

功不唐捐!至此,源德盛伸缩杆专利诉讼案件中,由我代理的被告均得到了满意的结果。

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